Лицензионные договоры и отчуждение прав

Что происходит

Товарный знак зарегистрирован на собственника или на отдельную компанию группы, а пользуется им операционная компания. Нужно, чтобы использование было законным, а лицензионные платежи — обоснованными.

Программу или сайт разработал подрядчик либо фрилансер, и выясняется, что в договоре нет условия о правах или компания получила лишь право пользования. Инвестор или покупатель бизнеса при проверке задаёт неудобные вопросы.

Франшиза, дистрибуция, совместный продукт: партнёр должен использовать бренд и материалы компании, но в определённых пределах, на определённой территории и с контролем качества.

Что говорит закон

• По договору об отчуждении исключительное право переходит к приобретателю целиком, а по лицензионному договору правообладатель лишь предоставляет право использования в оговорённых пределах. Оба договора регулируются частью четвёртой ГК РФ.
• Лицензия бывает исключительной и неисключительной. Если территория в договоре не указана, использование допускается на всей территории России, а если не указан срок, договор считается заключённым на пять лет.
• Возмездный лицензионный договор без условия о размере вознаграждения или порядке его определения считается незаключённым.
• Отчуждение права на товарный знак, изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также предоставление права их использования подлежат государственной регистрации в Роспатенте. Без регистрации переход права или предоставление права использования считаются несостоявшимися.
• Права на результаты, созданные сотрудниками и подрядчиками, по умолчанию распределяются по правилам ГК РФ о служебных результатах и о работах по заказу. Надёжнее не полагаться на эти правила, а прямо прописать распределение прав в договорах.
• Отчуждение товарного знака не допускается, если оно может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Это стоит учитывать при передаче знака внутри группы компаний.

Что делаем

• Выясняем цель сделки и выбираем форму: отчуждение, исключительная или неисключительная лицензия, сублицензия.
• Проверяем цепочку прав: кто создал объект, как права перешли к лицензиару, нет ли залогов и ранее выданных лицензий.
• Готовим договор: объём прав и способы использования, территория, срок, вознаграждение, контроль качества, ответственность.
• Регистрируем отчуждение и предоставление права использования в Роспатенте и отвечаем на его запросы.
• Приводим в порядок права на результаты, созданные сотрудниками и подрядчиками: дополнительные соглашения, договоры об отчуждении.
• Сопровождаем сделки, где интеллектуальная собственность — ключевой актив: продажу бизнеса, привлечение инвестиций, франчайзинг.

Что понадобится от вас

• Документы на объект: свидетельство на товарный знак, патент, свидетельство о регистрации программы, если оно есть.
• Договоры, по которым объект создан или приобретён: трудовые, подрядные, авторские.
• Описание сделки: кто кому передаёт права, для чего, на какой территории и на какой срок.
• Коммерческие условия: размер и порядок выплаты вознаграждения.
• Сведения о действующих лицензиях и залогах, если объект уже передавался.