Licencias y cesión de derechos

Qué ocurre

La marca está registrada a nombre del propietario personalmente o de otra sociedad del grupo, mientras que la utiliza una sociedad operativa. El uso debe ser lícito y las regalías justificables.

Un software o un sitio web fue desarrollado por un contratista o un freelance, y resulta que el contrato no dice nada sobre los derechos o solo otorga a la empresa un derecho de uso. Un inversor o comprador hace preguntas incómodas durante la auditoría de diligencia debida.

Una franquicia, una distribución o un producto conjunto: un socio va a utilizar la marca y los materiales de la empresa, pero dentro de límites fijados, en un territorio determinado y sujeto a control de calidad.

Qué dice la ley

• En un contrato de cesión el derecho exclusivo pasa íntegramente al adquirente; en un contrato de licencia el titular solo concede un derecho de uso dentro de los límites acordados. Ambos se rigen por la Parte Cuarta del Código Civil.
• La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Si el contrato no indica el territorio, el uso se permite en toda Rusia, y si no indica el plazo, se considera celebrado por cinco años.
• El contrato de licencia remunerado que no indica las regalías ni la forma de determinarlas se considera no celebrado.
• La cesión de una marca, invención, modelo de utilidad o diseño industrial, así como la concesión del derecho a usarlos, deben registrarse ante Rospatent. Sin registro, la transmisión o concesión se considera no realizada.
• Los derechos sobre obras creadas por empleados y contratistas se atribuyen por defecto conforme a las normas del Código Civil sobre obras realizadas en el ejercicio de funciones laborales y por encargo. Es más seguro no depender de esas reglas supletorias, sino establecer expresamente en los contratos la atribución de los derechos.
• Una marca no puede cederse si la cesión pudiera inducir a error a los consumidores sobre las mercancías o su fabricante. Esto debe tenerse presente al trasladar una marca dentro de un grupo.

Qué hacemos

• Aclaramos el objeto de la operación y elegimos la forma: cesión, licencia exclusiva o no exclusiva, o sublicencia.
• Verificamos la cadena de titularidad: quién creó el activo, cómo llegaron los derechos al licenciante y si existen prendas o licencias anteriores.
• Redactamos el contrato: alcance de los derechos y modos de uso, territorio, plazo, regalías, control de calidad y responsabilidad.
• Registramos las cesiones y las concesiones de derechos de uso ante Rospatent y atendemos sus requerimientos.
• Ordenamos los derechos sobre obras creadas por empleados y contratistas: acuerdos complementarios y cesiones.
• Acompañamos operaciones en las que la propiedad intelectual es un activo clave: venta de un negocio, rondas de inversión, franquicias.

Qué necesitaremos de usted

• Documentos del activo: el certificado de la marca, la patente o el certificado de registro del software, si lo hay.
• Los contratos con los que se creó o adquirió el activo: contratos laborales, de contratista y de autor.
• Una descripción de la operación: quién transmite derechos a quién, con qué fin, en qué territorio y por cuánto tiempo.
• Condiciones comerciales: el importe de las regalías y la forma de pago.
• Datos de las licencias y prendas existentes, si el activo ya se transmitió antes.